2004년 (네) 제962호, 동 제2177호

항소인(부대 피항소인)　니치아 화학공업 주식회사
피항소인(부대 항소인)　나카무라 슈우지

1. 화해 권고의 취지

   피항소인은, 니치아(공소인)에 재직 중이었던 1990년 본건 특허 발명(특허 번호 2628404호 「질소 화합물 반도체 결정막의 성장 방법」. 이하 「404 특허」라고 한다. )을하고, 그 후 몇개의 중요한 특허 발명(특허 번호 2540791호 「p형 질화 갈륨계 화합물 반도체의 제조 방법」(어닐링법), 특허 번호 2141400호 「질화 갈륨계 화합물 반도체의 결정 성장 방법」(버퍼층 저온 형성법)) 및 그 외 다른 다수의 유력한 특허 발명(더블 헤테로 구조의 발광소자, 양자 우물 구조의 발광소자, 투명 전극부 소자, 형광체와 청색 LED의 편성에 의한 발광 다이오드 그 외에 관한 발명)을 했다(다만, 공동 발명도 포함함. 이하 같음. ). 항소인은, 이러한 직무발명에 관한 특허를 받는 권리(실용 신안 등록을 받는 권리를 포함함 )를 양도를 받아 다수의 특허 등 (일본 특허 및 등록 실용 신안 합계 195건 및 이것에 대응하는 외국 특허를 포함함. )을 취득했으며, 더불어 노하우를 보관 유지하고 있다.

   그러나, 본건 소송은, 404 특허에 관한 특허법 35조에 근거하는 상당 대가의 청구이고, 동특허 이외의 피항소인의 상기 다수의 직무발명에 관한 상당 대가의 청구는, 본 소송의 대상으로 포함되어 있지 않다.

   당법원은, 본건 소송에서 404 특허의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가에 대해서 판결을 하기 전에, 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리의 양도의 상당 대가에 대해서, 화해에 의한 전면적인 해결을 꾀하는 것이, 당사자 쌍방 에게 지극히 중요한 의의가 있는 것이라고 생각하며, 피항소인이 항소인에게 재직중의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가에 관한 차후로의 분쟁까지 포함한 전면적인 해결을 하기 위한 화해를 권고 하는 바이다.

2. 특허법 35조의 「상당 대가」에 대해서

   특허법 35조의 「상당 대가」는, 「발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익」과 「발명되는데 사용자 등이 공헌한 정도」를 고려해 산정되는 것이지만 그 금액은 「발명을 장려하고」, 「산업 발달에 기여한다」라는 특허법 1조의 목적을 따른 것 이어야 한다. 즉, 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가는, 종업원 등의 발명에 대한 인센티브가 되는데 충분한 것 이어야 함과 동시에, 기업 등이 어려운 경제 정세 및 국제적인 경쟁을 이겨내고, 발전 해 나가는 것이 가능한 것이야 하며, 다양한 리스크를 부담하는 기업의 공동 사업자가 호황 시에 받는 이익액과는 본질적으로 성질이 다른 것이라고 생각하는 것이 당연하다.

3. 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 「상당 대가」에 대해서

   당법원은, 특허법 35조의 상기 취지에 비추어 피항소인이 항소인에게 재직중의 모든 직무발명으로 인해 사용자 등이 받아야 할 이익 및 사용자 등의 공헌도를 별지대로 추인했다. 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 「상당 대가」에 대한 화해금은, 별지의 합계 금액 6억 0857만엔(1만엔 미만 절사)을 기본으로 산정된 것이다.

   지금까지의 판례 등에 있어, 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가가 1억엔을 넘은 사례는 현재까지 2건의 예(①동경 고등 법원 히타치 제작소 사건 판결：상당 대가 1억 6516만 4300엔, 단, 사용자의 공헌도 8할, 공동 발명자 사이의 원고 기여도 7할, ②동경 지방 법원 아지노모토 사건 판결：상당 대가 1억 9935만엔, 단, 사용권의 공헌도 95%, 공동 발명자 사이의 원고 기여도 5할)가 있고, 이 2건의 예가 많은 직무발명 중에서도 지극히 공헌도 높은 예외적인 것은 분명하다. 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도에 대한 상기의 상당 대가는, 이 2건의 예의 금액을 한층 더 크게 넘어선 것이다. 당법원도, 피항소인의 직무발명 전체의 공헌도를 지금까지 전례없는 지극히 예외적으로 높게 평가한 것이며 동시에 그 「상당 대가」는, 특허법 35조의 상기 취지 및 상기 2건의 판례에 비추어, 상기 금액을 기본으로서 산정하는 것이 마땅하다고 판단한 것이다.

4. 별지의 계산표에 대해서

   공소인과 동업 타사가 크로스 라이센싱 계약을 체결한 2002년까지의 기간에 대해서는, ①공소인의 매출 금액의 약 2 분의 1을 피항소인의 모든 직무발명의 특허권 등의 금지권 및 노하우에 의한 것으로 보고, 피항소인의 모든 직무발명의 실시료로서는, 1996년까지를 10%로 하고, 1997년 이후에는 기술의 진보가 현저한 분야인 것을 고려해 7%로 산정한 위에, 「발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익」을 산정한 것이며, ②「발명되는데 사용자 등이 공헌한 정도」에 대해서는, 특허법 35조의 상기 입법 취지, 상기 2예의 판례 및 본건이 극히 고액의 상당 대가가 된다는 사정을 참작하여, 95%로 책정한 것이다(당연히 상기 3 ①의 판례의 사용자 공헌도의 판단을 부정하는 것은 아니다. ).

   공소인과 동업 타사와의 크로스 라이센싱 계약을 체결한 2002년 이후의 기간에 대해서는, 복수의 license의 예상 매출 합계액과 피항소인의 모든 직무발명의 가상 실시료율을 산정하는 것은, 본건 소송 자료에 따라서는 지극히 곤란한 일이며, 1996년부터 2002년까지의 기간에 대해 산정한 금액의 평균치에 대해, 피항소인의 직무발명 중 중요 특허의 평균 잔존 기간 9년으로 조정율 7할을 적산해 산정한 것이다. 덧붙여 공소인의 매출은, 2000년 무렵부터 14년에 걸쳐 급격하게 성장 하고 있는 것이지만, 기술의 진보가 현저한 기술 분야이고, 대체 기술의 개발 및 실시의 가능성도 높은 것이기 때문에, 상기와 같이 산정한 것이다.

주１　매출：본건 화해는, 모든 직무발명(등록 특허 191건 및 등록 실용 신안 4건, 특허청 에 진행 중의 특허 출원 112건, 이에 대응하는 외국 특허 및 특허 출원에 걸리는 발명 및 특허 출원되지 않은 채 노하우로 은닉되고 있는 발명을 포함함. 이하 같음))을 포함한 포괄적 화해이므로, 원판결 인정의 매출 및 중간 이자 공제의 방식을 채용한다.
주２　독점적 실시에 의한 매출 비율：모든 직무발명의 독점적 실시에 의한 매출 비율로 한다.
주３　실시료율：모든 직무발명을 포괄적으로 제삼자에게 실시 허락 할 경우의 실시료율 로서 계산한다.
주４　사용자의 공헌도：　모든 직무발명 전체에 대해서 95%로 평가한 것이다.
주５　크로스 라이센싱 계약후：licensee의 차후 발생 가능한 합계 예상 매출×가정 실시료율이 예상 곤란하므로, 1994년부터 2002년까지의 평균 금액(1년분 )×9년(유력 특허의 평균 잔존기간)×0.7(조정율)로 했다.